“同时包括方法产品权利要求”专利申请文件审查

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在发明专利的申请文件中,一份申请文件既包括方法权利要求、又包括产品权利要求是比较常见的,审查员对于此类申请应当给出明确的、有利于申请人理解并对此做出修改的审查意见.鉴于目前我国在对这类申请的审查中没有统一的处理方法,本文将就这一问题提出个人的一些看法.

在发明专利的审查过程中,经常会遇到这样的情形:一份专利申请文件中既包括方法权利要求又包括产品权利要求,同时在撰写次序上既有方法权利要求写在前的,也有产品权利要求写在前的;有的按照引用的格式写成假从属,有的则没有写成引用的形式.同时我国的专利法、专利法实施细则(以下简称细则)和专利审查指南(以下简称指南)中只规定了包含在一个专利申请中的技术方案要属于一个总的发明构思,即具备单一性,而并没有明确规定包括多个技术方案的专利申请各自独立权利要求的撰写形式及撰写次序.

另外,专利审查指南(2010版)第二部分第二章第3.1.1节对权利要求类型做了如下规定:权利要求有两种基本类型,即物的权利要求和活动的权利要求,或者简单地称为产品权利要求和方法权利要求.

专利法实施细则第三十四条规定,可以作为一件专利申请提出的、属于一个总的发明构思的两项以上的发明或实用新型,应当在技术上相互关联,并包含一个或者多个相同或特定的技术特征.其中特定技术特征是指以每一项发明或者实用新型作为整体,对现有技术做出贡献的技术特征.也就是说,具备单一性的多个技术方案可以要求在一件专利申请中得到保护,这样既能够使申请人节省专利申请及维持费用,同时也能够有效利用审查资源.专利法第三十一条第一款规定,一件发明或实用新型专利申请应当限于一项发明或实用新型.属于一个总的发明构思的两项以上的发明或实用新型,可以作为一件申请提出.


一件发明专利申请中包括多个技术方案的情况有多种,其可以是产品权利要求和方法权利要求的任意组合,这里的产品权利要求包括一切关于物的权利要求,如物品、装置等.但是写在一件发明专利申请中的多个技术方案需要满足专利法的相关规定,这是需要审查员在审查过程中严格把握的.根据以往审查过程中遇到的案例,笔者总结出了这种专利申请容易存在两个方面的问题,一是单一性问题,二是权利要求没有以说明书为依据的问题.

在审查过程中,如果一件专利申请包括多个技术方案,不管这多个技术方案是以并列技术方案的形式体现在一个独立权利要求中,还是以多个独立权利要求的形式体现,在实质审查阶段审查员一般会首先考虑这多个技术方案之间是否满足单一性的规定.然而在实际审查中指出单一性问题是否是最有助于申请人将申请文件修改为可授权文件的方法呢?下面将举例对此进行说明.

例如:一件专利申请中包括两个独立权利要求,独立权利要求1限定了一种成型装置,独立权利要求2限定了一种成型方法,而且在独立权利要求2中并未包含独立权利要求1的全部特征.

如果依据专利法第三十一条第一款的规定,该两项权利要求之间不具备单一性,申请人对其修改可以有两种方式.一种是删除其中一个权利要求然后根据其提交分案申请,另一种是将权利要求2改写成引用权利要求1的形式.如果申请人依第一种方法修改,删除权利要求2并针对其提交另一份分案申请,则在后续的审查过程中,审查员根据保留的权利要求1对该案继续审查,如果经过检索权利要求1的技术方案不具备新颖性和创造性的规定,则依据专利法第二十二条该申请不能被授予专利权;而对于依据原权利要求2的技术方案的分案申请,由于该技术方案的实施是依赖于说明书中的特定装置(也就是原母案申请权利要求1技术方案的装置),因而该权利要求得不到说明书的支持,而申请人要克服该问题的修改方式只有一种,就是将装置的特征加入到该方法权利要求中,然后审查员继续针对包含了装置特征的方法权利要求进行审查(见下图);如果申请人依第二种方式进行修改,将权利要求1中装置的特征补入权利要求2或者将权利要求2改写成引用权利要求1的形式,则审查员经过检索然后做出授权或驳回决定.

由上述过程可知,如果审查过程中对于类似申请以单一性意见指出,会使申请人有不同的修改方向,而如果申请人按照上述第一种方式修改,当该申请的装置权利要求和方法权利要求都不符合专利法第二十二条的规定时,则对申请人来说提交分案申请是一项额外白付出的支出;当该申请的装置权利要求不符合专利法第二十二条的规定而修改后的方法权利要求符合时,申请人的分案申请可以得到授权,而如果申请人在修改原申请文件时只是删除了方法权利要求却并没有针对其提交分案申请,则这时候申请人一项专利权都没有.由此可见,依据单一性来处理该类问题虽然没有违背专利法和指南的规定,但却有可能因为后续的修改走向不同而给本申请带来不同的结果,其中有可能造成申请人权利的损失.

因此我们这里提及另一种针对该类问题的处理方法,即从技术方案要得到说明书支持的角度来提出审查意见.专利法第二十六条第四款规定,权利要求书应当以说明书为依据,清楚、简要地限定要求专利保护的范围.权利要求书应当以说明书为依据,是指权利要求应当得到说明书的支持.权利要求书中的每一项权利要求所要求保护的技术方案应当是所属技术领域的技术人员能够从说明书充分公开的内容中得到或概括得出的技术方案,并且不得超出说明书公开的范围.

对于上文中的例子,因为成型装置和成型方法作为一个申请提出,则其在说明书中的介绍必然是有关联的.而该成型方法的实施必然依赖于该成型装置,所以方法权利要求的概括没有以说明书为依据,审查员可以据此发出不符合专利法第二十六条第四款的通知书.申请人该通知书的修改只有一个方向,就是将成型装置的特征补入方法权利要求或将方法权利要求改写成引用装置权利要求的形式.欧洲专利局和日本专利局的意见倾向于准许申请人将方法权利要求改写成引用装置权利要求的形式,即假从属形式,而如果申请人在修改中将装置的特征补入方法权利要求中,则以权利要求不简要而拒绝.在中国专利法和指南中没有对于不允许这种修改的相关规定,因此笔者认为这两种修改审查员都应该接受.

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